인터뷰: TWI의 FSW 기술 특허 무엇보다 명확한 법리적 해석과 정확한
무단전재 & 재배포 금지 - 제휴.제안&광고문의: Copyright ⓒ 월간 [용접저널]
인천국제용접&절단&레이저설비산업전시회
국내 FSW 산업 성장의 저해 요인, TWI의 FSW 기술 특허 무엇보다 명확한 법리적 해석과 정확한 정보 전달이 선행돼야

유미특허법인 변리사 오원석
YOUME PATENT&LAW FIRM PATENT ATTORNEY Oh Won-Seok
1. 전 세계 FSW 기술 특허 동향은?
전 세계적으로 FSW(Friction Stir Welding, 마찰 교반 용접) 기술 관련 출원은 천여 개가 넘는다. 해외 출원 건수는 US(미국) 등록이 271건, JP(일본) 등록이 480건, EP(유럽) 공개가 287건이며, 한국 출원 건수도 73건에 달한다.
종합해서 판단해 보면 일본이 가장 많으며, 그 다음이 유럽, 미국 순이다. 다출원인으로도 대부분 히타치, 보잉, 스미토모, 카와사키, 미쓰비시 등 일본 기업들이 많다.
히타치는 열차 차량 산업과 관련된 부분의 FSW 특허권을 많이 가지고 있고, 보잉은 기술 적용 및 응용에 관련된 특허권을 대다수 출원한 상태며, TWI는 FSW 기본 특허를 출원했다. 우리나라의 경우 2000년부터 FSW 관련 특허 출원이 증가하여 2001년에 12개까지 특허 출원한 바 있다.

2. FSW 기술 특허 관련한 TWI와의 주 쟁점은?
현재 국내 기업 및 FSW 관련 연구진들은 TWI의 특허권으로 인한 과도한 로열티 때문에 FSW 기술 도입을 주저하거나 어려움을 겪고 있는 것으로 알고 있다.
그러나 이것은 FSW 특허권에 대해 잘 알지 못하고 있기 때문이며, 법리적인 해석으로 통해 살펴보면 실질적으로 국내 산업에 FSW 관련 기본 기술, 즉 원천 특허를 적용하기에는 그다지 큰 문제가 없는 것으로 사료된다.
그러면 현재 국내 FSW 산업 성장에 큰 걸림돌이 되고 있는 TWI의 FSW 특허권에 대한 로열티 문제와 국내 산업계가 잘못 알고 내용은 무엇인지 짚어보자.

1) TWI는 FSW 기본 개념을 이용한 기술 개발 및 판매 사용에 대해서는 왈가왈부할 수 없다!
특허는 가장 기본이 되는 ‘원천 특허’와 그 원천 기술을 응용 적용해 새롭게 개량한 ‘개량 특허’로 나뉜다. FSW 기술을 처음 개발한 TWI의 경우 FSW 기술 중 ‘원천 특허’를 비롯하여, 그 후 원천 기술을 개량한 새로운 ‘개량 특허’도 몇 건 보유하고 있는 상태다.
‘개량 특허’의 경우 비단 TWI가 아니더라도, 앞서 언급했듯이 일본을 위시한 미국 등 여러 나라에서도 여러 가지 방법으로 적용, 응용함으로써 이미 여러 건의 ‘개량 특허’를 보유하고 있다.
현재 우리나라에 들어와 있는 TWI 관련 FSW 특허는 불과 몇 개 밖에 안 되는데, 다행히도 TWI가 FSW 기술 개발 후 1992년에 미국과 일본 등 여러 나라에 특허 출원한 ‘원천 특허’의 경우 우리나라를 대상으로는 출원하지 않았기 때문에, TWI는 우리나라에 ‘원천 특허’에 대한 권리를 주장하지 못하는 입장이다.
이는 다시 말하면 우리나라 산학계 연구진들이 FSW 기본 원리 즉, 툴을 고속 회전시켜 마찰 열로 인해 용접을 시킨다는 기본 개념을 적용해 FSW 장비를 개발 생산 판매해도 TWI는 로열티를 요구할 수 없다는 말과 다름 아니다.
이것이 가능한 이유는 기본적으로 특허에는 ‘각국 독립의 원칙’이 있어, 새로운 기술 개발 후 그 기술로 해당국에게 특허권을 행사하고 싶을 때는 그 나라에 우선 특허 출원을 신청해야 하는데, 1992년 TWI가 FSW 특허 출원할 당시에는 일본 및 미국, 유럽 국가에는 특허 출원했지만, 우리나라와 중국의 경우에는 그 시장성이 낮다고 판단했던지 ‘원천 특허’는 출원하지 않았기 때문이다.
따라서 TWI는 ‘원천 특허’에 관해서는 우리나라에 그 특허권을 주장할 수 없으며, 결국 국내 사업체에서 이 기본 ‘원천 특허’를 적용하여 설비를 생산 판매하더라도 법적으로 아무런 제재나 로열티 요구를 받지 않는다는 것이다.

2) TWI ‘개량 특허’ 제1항은 무효화될 가능성이 높다!
한편 문제가 되는 것은 1996년에 특허 출원한 ‘개량 특허’의 경우이다. 앞서 FSW의 기본 개념인 ‘원천 특허’에 대해서는 그 권리를 우리나라에 요구할 수 없다고 설명했다.
그 반면 ‘개량 특허’의 경우 ‘원천 특허’와 달리 1996년에 공식적으로 우리나라에 특허 출원되어, 만약 이 ‘개량 특허’로 마찰 교반 용접 설비를 생산하거나 판매할 경우에는 반드시 그에 합당하는 로열티를 지불해야만 한다.
그러나 이 ‘개량 특허’의 경우 권리 내용 확정을 위한 청구항 중 ‘제1항’ 때문에 TWI와 국내 FSW 관련 산학연 단체 간에 있어 갈등의 소지가 되고 있다.
특허를 출원하는 경우 특허 청구 범위에 기재된 내용의 의미를 정확히 이해하기 위해 발명의 상세한 설명 및 도면을 제출해야 한다. 그런데 이 ‘개량 특허’의 청구항 중 ‘제1항’을 살펴보면, “서로를 향해 조립된 부재를 꽉 붙잡아 부착하는 단계와, 조립된 부재의 재질보다 견고한 물질로 된 프로브에 의해 상기 조립된 부재를 서로 붙은 결합선을 따라 마찰열을 발생시키는 회전운동 조건하에서 두어 인접 부재에 가소화된 부재를 프로브 뒤에서 경화되도록 하면서 프로브 핀의 이동에 따라 가소화된 재질을 수직 압력과 동시에 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 함으로써 상기 인접하여 조립된 부재의 길이 방향에 대해 측면으로 수직한 방향 및 수직면에서 수직한 방향으로 가소화된 부재를 확장해서 흘려 확보한 용접선을 균일화시키는 단계를 포함하는 인접한 부재들의 재질 내에 가소성 지역을 생성하는, 특히 사출되어 조립된 형상의 부재들을 마찰 이동 용접하는 방법”이라고 제시해 놓았는데, 이것은 바로 FSW 기본 원리 즉, TWI가 우리나라에서는 그 특허권을 주장할 수 없는 ‘원천 특허’에 관련되는 내용과 유사한 것이다.
다시 말해, TWI 측은 우리나라에서는 특허권을 주장할 수 없는 ‘기본 특허’의 개념과 거의 유사한 개념을 우리나라에서 특허권을 주장할 수 있는 ‘개량 특허’ 청구항 ‘제1항’으로 기재함으로써, ‘개량 특허’의 제1항이 ‘원천 특허’의 개념에까지 확장되어 해석될 요소가 있게 된 것이다.
따라서 만일 국내 사업체 중 ‘원천 특허’에 해당하는 설비를 개발 제작하여 판매 및 생산할 경우 TWI가 이 ‘개량 특허’의 청구항 ‘제1항’을 근거로 로열티를 요구할 수 있으며, 심하게는 법적 공방까지 갈 수도 있다는 말이다. 이는 결국 FSW 기술에 대해 관심을 가지고 도입하고자 하는 국내 사업체의 기술 투자 및 적용 심리에 브레이크를 걸며 국내 FSW 산업 발전을 저해하는 가장 큰 요인이 되고 있는 것 같다.
하지만 법리적으로 해석을 해 보면, 이런 문제로 인해 만일 국내 기업과 TWI 간에 법정 분쟁까지 갔다손 치더라도 특허 심판원과 법원은 우리의 손을 들어줄 가능성이 높은 것으로 판단된다. 이와 같이 판단하는 근거는 동일한 내용으로 미국에 등록된 ‘원천 특허’의 특허 청구 범위에 있다.
미국에 등록된 ‘원천 특허’의 특허 청구 범위는 등록된 다음 재심사되었고, 재심사 과정에서 ‘원천 특허’의 핵심적 기술 내용에 상당하는 ‘제1항부터 제4항’까지 특허 청구범위가 무효가 되어 ‘제5항’ 이후부터만 남아 있다.
따라서 ‘개량 특허’의 청구항 ‘제1항’은 무효된 미국 ‘원천 특허’ 청구항 ‘제1항’ 및 ‘제4항’과 유사한 개념을 갖고 있어서 ‘진보성’이라는 특허 요건을 충족하지 못할 가능성이 있으므로, 심판에 의해 무효화될 가능성이 높을 것으로 보인다.
기본적으로 남의 특허를 존중해줘야 하는 것이 옳지만, 그 요구는 정당해야 한다. 국내에 특허 출원된 ‘개량 특허’의 경우, 필요에 의해 국내 사업체가 적용하게 된다면 그에 합당한 로열티를 정정당당하게 지불하고 사용하는 것이 당연하지만, 특허 출원되어 있지 않은 기술에 대해서도 그 권리를 요구한다는 것은 어불성설이다.
따라서 만일 TWI 측에서 ‘개량 특허’ 제1항을 제시하며 ‘원천 특허’ 기술에 대해 로열티 요구를 하거나 법적 공방까지 간다면 최종 판단은 특허심판원과 법원에서 내리겠지만, 개인적으로는 그 요구가 부당하기 때문에 패소는 하지 않을 것이라는 판단이다.

3. 향후 국내 FSW 관련 산업 발전을 위한 방안은?
FSW 기술과 관련하여, 현재 국내에서 가장 문제가 되고 있는 것은 FSW 특허를 둘러싸고 우리나라 산업계와 TWI 간에 벌이고 있는 첨예한 갈등이다. 그러나 FSW와 관련한 특허는 비단 TWI만 가지고 있는 것이 아니다.
TWI의 경우 ‘원천 특허’를 비롯하여 그 외 몇 가지 ‘개량 특허’를 가지고 있긴 해도, 일본과 미국, 유럽 등은 TWI보다 ‘개량 특허’를 더 많이 가지고 있다.
그러니 시기가 다른 나라에 비해 늦었다고 하더라도 우리나라 역시 ‘개량 특허’를 출원함으로써 우리 나름대로 기술을 확보하는 것이 중요하다고 본다.
지금까지 말한 바와 같이, ‘원천 특허’는 우리나라에 있어 아무런 문제도 되지 못한다. 그 동안은 FSW 특허와 관련하여 기술 자체에 대한 인식 부족은 물론 이에 대한 법리적 해석에서도 무지했던 것이 국내 FSW 산업 발전에 큰 장애 요인으로 작용한 것 같다.
따라서 이제는 국내 사업체 스스로가 정확하게 어디까지 각 특허권이 적용되는가를 확실하게 알아야 할 필요가 있으며, 이에 대한 정보 전달도 필요하다고 본다.
또한 ‘원천 특허’와 관련하여 로열티 문제 등으로 인해 FSW 기술을 적용하는 데 위축되어야 할 필요가 없으므로, FSW 원천 기술을 응용한 개량 기술을 많이 연구 개발하는 것이 FSW 산업 후발 국가인 우리나라가 앞으로 해야 할 일이며, 과제라고 생각한다.

  • 문의처: 유미특허법인
    - Tel: 02-3458-0700
    - Fax: 02-3458-0710
  • 제2회부산국제용접&절단&레이저설비산업전시회
    상 호: 메탈넷코리아 매체사업부문(Metal Network Korea Company)
    주 소: 서울특별시 구로구 구로 3동 212-26번지 E-Space 310호 (우편번호)152-053
    문의전화번호: 02-3281-5037(代表)         팩스번호: 02-3281-0280
    Copyright ⓒ 1992-2009[창립17년] Metal Network Korea Company All rights reserved.